¿Se ha convertido la Ley de Marcas en una parodia?

Jan 17, 2024

por Dennis Crouch

La Corte Suprema emitió recientemente su opinión a favor del propietario de la marca registrada Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC y desestimó por unanimidad el Noveno Circuito a favor del imitador cómico acusado. El juez Kagan emitió la opinión de la Corte con opiniones concurrentes tanto del juez Sotomayor como del juez Gorsuch. El argumento es que la Primera Enmienda no requiere ningún escrutinio especial en los casos en que la actividad acusada es "el uso de marcas registradas como marcas registradas". Más bien, en esta situación de uso como marca, se aplican los principios estándar del derecho de marcas. El tribunal ofreció la posibilidad (pero no decidió) de que una situación intensificada aún pudiera aplicarse en otras situaciones, como el uso de la marca de otro como obra de arte o para crítica, etc.

El juguete para perros de VIP se asemeja a una botella de whisky Jack Daniel's, con varias alteraciones supuestamente humorísticas. Jack Daniel's Properties, propietaria de las marcas registradas, exigió que VIP dejara de vender el juguete, lo que llevó a VIP a buscar un juicio declaratorio de que su producto no infringía ni diluía los derechos de marca registrada de Jack Daniel. El Tribunal de Distrito se puso del lado del titular de la marca después de concluir que el producto VIP utilizaba las funciones de Jack Daniel para identificar el origen de sus propios productos. En la apelación, el Noveno Circuito revirtió, aplicando la prueba de Rogers, que proporciona un escrutinio más riguroso en situaciones en las que una marca comercial se ejerce contra "elementos expresivos" protegidos por la Primera Enmienda. Ver Rogers v. Grimaldi, 875 F. 2d 994 (2nd Cir. 1989). Después de un poco más de procedimiento, el caso finalmente llegó a la Corte Suprema sobre una cuestión centrada en la prueba de Rogers. El tribunal intentó emitir una decisión un tanto estrecha:

Sin decidir si Rogers tiene mérito en otros contextos, sostenemos que no [requiere ningún requisito de umbral] cuando un presunto infractor usa una marca registrada de la manera que más le importa a la Ley Lanham: como una designación de origen para los propios bienes del infractor.

Resbalón Op. Aquí, el tribunal encontró que el uso de la marca por parte de VIP fue como un identificador de fuente. Lo que esto significa es que VIP no tiene una excusa extra especial de la Primera Enmienda. Sin embargo, la ley estándar de marcas ya tiene algunas válvulas de salida de libertad de expresión, como la excepción para la parodia. La Corte Suprema devolvió el caso a los tribunales inferiores para considerar si el "esfuerzo de VIP para ridiculizar a Jack Daniel's" ofrece una excusa en el "análisis de marca estándar".

La ley de marcas registradas incluye una causa de acción especial para los grandes jugadores con "marcas famosas" bajo las doctrinas de dilución y empañamiento. El estatuto de marca registrada incluye una excepción de uso justo, pero solo se aplica en situaciones en las que la dilución/mancha acusada es un uso "que no sea como una designación de fuente". Esta es una excepción más limitada que la disponible basada en la ley dictada por un juez en los casos tradicionales de infracción de marcas registradas. Y, la Corte Suprema decidió apegarse al estatuto, con la afirmación aquí de que el VIP no puede reclamar el uso justo de la dilución/mancha porque su uso de la marca JD fue como su propio identificador de fuente.

Críticamente, la exclusión [legal] de uso justo [para dilución] tiene su propia exclusión: no se aplica cuando el uso es "como una designación de fuente para los propios bienes o servicios de la persona". §1125(c)(3)(A). En ese caso, ninguna parodia, crítica o comentario rescatará al supuesto diluidor. Estará sujeto a responsabilidad independientemente.

Identificación. Esta es una gran ayuda para quienes ya están en el poder.

La opinión del juez Kagen fue para el tribunal unánime. Sin embargo, 5 de los magistrados también firmaron uno de los votos concurrentes.

El juez Sotomayor, acompañado por el juez Alito, se sumó a la opinión de la mayoría, pero escribió por separado para enfatizar la necesidad de precaución en el contexto de las parodias y otros usos que implican preocupaciones de la Primera Enmienda. Destacó el riesgo potencial de dar un peso indebido o acrítico a las encuestas en casos de supuesta infracción de marca registrada que involucran parodia. Argumentó que las encuestas deben entenderse simplemente como una pieza del análisis multifacético de probabilidad de confusión y que los tribunales deben evaluar cuidadosamente la metodología y la representatividad de las encuestas.

El juez Gorsuch, junto con los jueces Thomas y Barrett, también se sumaron con la opinión de la mayoría. Gorsuch escribió por separado para subrayar que los tribunales inferiores deberían manejar Rogers v. Grimaldi con cuidado. Señaló que la decisión del Tribunal deja mucho sin abordar sobre Rogers, incluido el origen de la prueba de Rogers y si es correcta en todos sus detalles. Instó a los tribunales inferiores a estar en sintonía con estos temas no resueltos.

Sintonice el próximo período para obtener más información sobre la MT/habla : La Corte Suprema acordó recientemente escuchar el caso de In re Elster, que involucra a un abogado de California, Steve Elster, que busca registrar la frase "Trump demasiado pequeño", una referencia a una burla del senador Rubio durante la campaña presidencial de 2016. La intención de Elster era usar la frase en las camisetas para transmitir el mensaje de que creía que algunos aspectos del presidente Trump (así como sus políticas) eran diminutos. Sin embargo, la USPTO rechazó la solicitud, citando la prohibición de registrar marcas que identifiquen a una persona viva en particular sin su consentimiento por escrito. El Circuito Federal falló a favor de Elster, siguiendo efectivamente los casos anteriores de la Corte Suprema de Tam y Brunetti y considerando la denegación del registro como una violación de la libertad de expresión. La petición del gobierno a la Corte Suprema argumentó que Elster es diferente a Tam o Brunetti por un par de razones importantes: (1) la prohibición de registrar el nombre de otra persona es una protección efectiva de los derechos de privacidad/publicidad en competencia de la otra persona. persona; y (2) la prohibición es neutral desde el punto de vista y, por lo tanto, debe revisarse con menos escrutinio.

Profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri. Ver todas las publicaciones de Dennis Crouch →